Как быть в случае нарушения вашего товарного знака: кейс и советы юристов

Как быть, когда вы обнаруживаете, что кто-то зарегистрировал бренд, похожий на ваш? И уже выпускает товар, да ещё и продаёт его на той же площадке, где выставляетесь вы. Иван Колыхалов‎ (бренд Moppie, группа Marketplace&Co) столкнулся с похожим случаем. Он рассказал E-pepper.ru о своём опыте разрешения такой ситуации. Также мы попросили юристов прокомментировать этот кейс.

Почти месяц назад я обнаружил, что на маркетплейсе WildBerries появились товары в тех же МКТУ, что и мой товарный знак. При этом написание их отличается на 1 букву в конце слова. Люди торгуют практически тем же товаром. Ну как Samsung и Samsun. Степень смешения этих ТЗ очевидна даже неюристу.

Прежде всего, я попытался обратиться к конкуренту и предложил им снять товары с продажи. Увы, добровольно бренд уходить не захотел, а только послал меня подальше.

Что я сделал:

1. Обратился к своему патентному поверенному. Мне помогли, расписали все дальнейшие действия, вплоть до суда и аппеляций.
2. Заказал проведение официального поиска информации по знаку ответчика. Из поиска стало ясно, что ответчик подал заявку через полгода после того, как мой ТЗ был зарегистрирован в текстовом варианте. На тот момент ответчик только подал заявку на графику и еще даже не прошел формальную экспертизу. Из поиска было явно видно, что бренд "схож до степени смешения".
3. Написал в отдел развития WildBerries, где подробно изложил сложившуюся ситуацию. К заявлению приложил файл с поиском.
4. В ответе меня попросили связаться с юристом по интеллектуальным правам WildBerries и дали его почту.
5. Написал юристу, изложил позицию, приложил файл с поиском. Юрист ответил, что по инциденту проведут проверку.

Увы, через 2 дня начался цирк. Утром я обнаружил, что мой бренд на маркетплейсе заблокировали целиком. Я был крайне обескуражен, но предположил, что в WildBerries одобрили моё заявление, дали приказ заблокировать конкурента, однако менеджер, который выполнял это указание, просто перепутал бренды, поскольку они отличаются на одну букву.

Я написал юристу, а также в СД - никто весь день не отвечал. После звонка в поддержку мне подтвердили, что бренд действительно был заблокирован отделом развития маркетплейса.

Ещё одно письмо юристу, уже на следующий день. Объяснил ситуацию, рассказал, что мне сообщили в поддержке. Он подтверждает, что да, действительно, произошла ошибка, сейчас всё будет исправлено. Поправили. В результате бренд появился на время, но через час опять исчез из выдачи. То есть менеджер сначала разблокировал мой бренд, а потом, пытаясь убрать бренд конкурента, опять всё перепутал, ведь, как мы помним, они отличаются на 1 букву в конце слова.

Ещё одно письмо юристу, ещё одна попытка связаться с поддержкой. В итоге мой бренд остался на сайте, а бренд ответчика снят с продажи. Теперь то же самое предстоит делать на маркетплейсе Ozon.

История выглядит комичной, но проблема очень серьёзная, поэтому хотелось бы дать вам несколько советов.

• Прежде чем заводить какой-либо новый бренд надо убедиться, что вы не нарушаете ничьих прав, что у вас нет степени смешения, что вы не пересекаетесь ни с кем в ваших МКТУ. Для этого нужно провести поиск по товарным знакам и заявкам. Это стоит 7-10т.р., включает в себя предварительный анализ по степеням смешения и даст уверенность, что вы можете подать заявку на ваше название. После того как заявку принял Роспатент в идеале дождаться результатов формальной экспертизы и только после нее заводить бренд на маркет.
• Внимательно отнестись к тому, что попытка без зарегистрированного бренда лезть в продажи может закончиться снятием с витрины. Мало того, подобное поведение чревато штрафами и возможной конфискацией продукции. Будет неприятно начать продавать, получить кучу отзывов, а потом сниматься с продаж, в связи с тем, что Роспатент отклонил вашу заявку.
• Степень смешения в словесных обозначениях определяется по фонетике. Если звучание одинаково при разных написаниях, то это смешение (Например "Google" и "Гугл" - кажется бренды разные, но звучат одинаково).
• Словесное обозначение имеет, как правило больший приоритет перед графикой. Если уже зарегистрировано словесное обозначение, но вы решили зарегистрировать слово в виде логотипа, то формальную проверку в Роспатенте вы, скорее всего, не пройдете.
• Если бренд ваш и используется без вашего разрешения: надо писать в сервис-деск требование о снятии с продажи, приложив все имеющиеся свидетельства на бренд. Как правило, на этом все заканчивается. Если нет - досудебная претензия через ЭДО на ООО Вайлдберриз.
• Если бренд "Похож до степени смешения" - обратиться к своему патентному поверенному с запросом на проведение поисковой экспертизы и общей консультации по дальнейшим действиям. Результат поиска - в сервис деск с требованием проведения проверки и снятия ответчика с продажи.
• Если поисковой экспертизы не достаточно, нужно заказывать экспертизу по существу, которую делает патентный поверенный. Она стоит около 50т.р. Этой экспертизы достаточно для суда.
• С Озоном все чуть посложней, поскольку служба поддержки не отвечает месяцами - поэтому сразу шлем досудебку в ЭДО. Проходившие этот кейс говорят, что через ЭДО все работает оперативно. Также говорят, что через тех.партнеров Ozon проблему тоже можно решить.

В моем случае оказалось достаточно работы с сервис-деском и юристом ВБ по интеллектуальным правам. Несмотря на то, что бренд опять появился на сайте (полагаю, что это очередная ошибка менеджеров отдела развития) буду продолжать идти этой дорогой, поскольку получаю ответные действия и сотрудничество.

Что думают юристы:

Согласно законодательству, напоминает юрист КА " Юков и партнёры" Екатерина Баглаева, что в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками. Если такое случается, то «преимущество» имеет знак, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого «преимущества» может оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку, возникшему позднее. Для этого необходимо подать возражения против такого предоставления в Роспатент. Кроме того, правообладатель вправе требовать, в том числе через суд, изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя как товаров так и упаковок товаров, на которых размещены незаконные ТЗ. 

"Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок", - поясняет Баглаева.

При этом правообладатель вправе также требовать возмещения убытков, либо по своему выбору вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Управляющий партнёр юридической фирмы "Ветров и партнеры" Виталий Ветров рекомендует компаниям, толкнувшимся с подобной проблемой, сначала понять цели, которые они хотят достичь, а только потом начинать действовать. Возможные варианты - взыскание компенсации, и обращение в УФАС по недобросовестной конкуренции. Так или иначе, если играть против больших игроков или профессиональных игроков, то точно стоит верно рассчитывать силы, особенно в среднесрочную и долгосрочную перспективу.